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《專利審查指南》解讀五

[發布時間:2016-10-25 16:41:07]

保密申請確定和向外國申請專利的保密審查由專利局進行

  ——對保密申請和向外國申請專利的保密審查的修改的解讀

  針對保密專利申請及其審查的修改

  對于保密申請的修改主要遵循以下幾個原則:(1)、與修改后的專利法實施細則相適應;(2)、與其他有關保密的規定相適應;(3)、進一步優化、改進和完善保密申請的處理流程。

  與專利法實施細則相適應的修改:新的專利法實施細則,對專利申請是否涉及國家安全或者國家重大利益需要保密的審查范圍和審查方式均進行了大的修改:

  (1) 將由國務院有關主管部門確定專利申請是否涉及國防利益以外的國家安全或者重大利益需要保密,修改為由專利局審查確定。

  (2) 將原細則中只針對發明專利申請進行保密審查,擴展為對發明和實用新型專利申請均進行保密審查。

  針對專利法實施細則的上述規定,新《專利審查指南》對原指南第五部分第五章進行了適應性修改,在保密請求的提出一節增加了申請人認為其實用新型專利申請涉及國家安全或者重大利益需要保密的,也可以在提出專利申請的同時或者實用新型專利申請進入授權公告準備之前提出保密請求的規定;在保密的確定一節規定,發明或者實用新型內容涉及國防利益以外的國家安全或者重大利益的,由專利局進行保密確定,必要時可以邀請相關領域的技術專家協助確定。

  由于專利法實施細則中規定,保密確定由專利局進行,解密確定也相應地應當由專利局進行。因此,本章對解密的程序也進行了修改:“專利局對提出解密請求的保密專利申請(或專利)進行解密確定,并將結果通知申請人。”“專利局每兩年對保密專利申請(或專利)進行一次復查,經復查認為不需要繼續保密的,通知申請人予以解密。”

  為了便于在實際審查中執行專利法實施細則的規定,本章對申請人已得知其申請的內容需要保密時應當履行的行為進行了具體規定。例如,申請人在提出保密請求之前已確定其申請的內容涉及國家安全或者重大利益需要保密的,應當提交有關部門確定密級的相關文件。提出保密請求時提交了有關部門確定密級的相關文件的,申請人(或專利權人)提出解密請求時,應當附具原確定密級的部門同意解密的證明文件。

  與其他相關規定相適應的修改:根據《計算機信息系統國際聯網保密管理規定》,可能涉密的信息不能在互聯網上傳輸,應當以紙件形式遞交。因此,在本章修改中,寫入了只能以紙件形式提交有保密請求的專利申請的內容,并且規定,以電子文件形式提交的專利申請,如果經專利局審查認為該申請涉及國家安全或者重大利益需要保密,應當將該專利申請轉為紙件形式并通知申請人。申請人此后應當以紙件形式向專利局或國防專利局遞交各種文件,不得通過電子專利申請系統提交文件。

  優化審查程序、規范審查操作行為的修改:隨著專利局審查電子化程度的提高,原有基于紙件文檔管理的規定已經與現有的審查管理方式不相適應,因此在本次《專利審查指南》的修改中,對原有的基于紙件文檔管理的內容進行了刪除。例如“建立保密案卷位置狀態卡,在計算機系統中作出處理”等內容。同時,為了更好地規范審查操作行為,避免給申請人帶來歧義,對原指南中表述不準確的內容進行了修改。例如原指南中規定:“已有實質審查請求并繳納實質審查費的,直接進入實質審查程序”,而在實際操作中,申請人提交實質審查請求并繳納實質審查費后,審查員會對實質審查請求是否符合規定進行審查,不符合規定的,例如實質審查請求書無申請人(有代理機構的,為代理機構)簽章的,仍然不能進入實質審查程序,此次將其修改為“實質審查請求符合規定的,直接進入實質審查程序”。

  針對向外國申請專利的保密審查

  專利法第三次修改后,按照第20條第1款的規定,申請人向外國申請專利需要報經專利局進行保密審查。也就是說,專利局要對準備向外國申請專利的技術內容進行保密審查。專利法實施細則的第8條和第9條也對向外國申請專利保密審查請求的方式和專利局的保密審查程序進行了規定。基于專利法和實施細則的上述規定,此次《專利審查指南》修改在本章的第6節加入了向外國申請專利保密審查的相關內容,更詳細地對實施細則第8條和第9條的規定予以解釋。

  在本章的第6節的開頭,引入了專利法及其實施細則的相關規定,并對實施細則中規定的“向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請”進行了解釋:“所述的向外國申請專利是指向外國國家或外國政府間專利合作組織設立的專利主管機構提交專利申請,向有關國外機構提交專利國際申請是指向作為PCT受理局的外國國家或外國政府間專利合作組織設立的專利主管機構或世界知識產權組織國際局提交專利國際申請。”

  根據專利法實施細則第8條規定的3種向外國申請請求模式,此次《專利審查指南》修改更詳細地規定了提出向外國申請專利保密審查請求需提交的文件和格式。

  對于準備直接向外國申請專利的保密審查請求,修改后的《專利審查指南》規定,向外國申請專利保密審查請求的文件應當包括向外國申請專利保密審查請求書和技術方案說明書。請求書和技術方案說明書應當使用中文,請求人可以同時提交相應的外文文本供審查員參考。技術方案說明書應當與向外國申請專利的內容一致。技術方案說明書可以參照專利法實施細則第十七條的規定撰寫,并符合本部分第一章的其他規定。

  對于申請專利后擬向外國申請專利的保密審查請求,申請人只需在提交專利申請時或提交專利申請后提交向外國申請專利保密審查請求書即可。申請人在提交申請的同時提交向外國申請專利保密審查請求書的,只須填寫發明或實用新型名稱、申請人姓名或名稱即可;申請人在提交申請之后提交向外國申請專利保密審查請求書的,只須填寫發明或實用新型名稱、申請人姓名或名稱,并注明專利申請號即可。

  向專利局PCT受理局提交國際申請的,即視為提出了向外國申請專利保密審查請求。此處需要特別提醒注意的是,只有有資格向中國國家知識產權局提出國際申請的申請人向專利局提交國際申請的,才視為同時提出向外國申請專利保密審查請求。例如,對于外國公司的研發機構在中國完成的發明創造,如果以外國申請人的名義向中國國家知識產權局專利局提交專利國際申請,但由于申請人資格的問題,中國專利局將不作受理審查,而是將申請文件直接轉交國際局。對于此種情況,不視為提出了保密審查請求,申請人必須提交單獨的保密審查請求文件,即單獨的向外國申請專利保密審查請求書和技術方案說明書,并將該請求文件遞交到專利局受理處,經保密審查允許向外國申請專利后,才能遞交國際申請。

  根據專利法實施細則第9條規定的向外國申請專利保密請求的審查程序,修改后的《專利審查指南》予以細化,明確了在專利局收到向外國申請專利保密審查請求文件之后,會立即啟動審查,并可能作出“文件不符合規定導致保密審查請求視為未提出”、“明顯不需要保密允許向外國申請專利”、“可能涉及國家安全或者重大利益暫緩向外國申請專利”3種結論。對于這3種結論,審查員在審查后均會發出“向外國申請專利保密審查意見通知書”,及時通知申請人。

  根據專利法實施細則第9條第2款的規定,修改后的《專利審查指南》進一步明確,對于暫緩向外國申請專利專利申請或技術方案,審查員會作進一步保密審查,必要時邀請相關領域的技術專家進行審查,并發出“向外國申請專利保密審查決定”。

  根據專利法實施細則第9條的規定,申請人自提交日起4個月內未收到首次保密審查意見通知,或首次暫緩后自提交日起6個月內未收到保密審查決定,視為允許向外國申請專利。對于此規定,修改后的《專利審查指南》給出“申請人未收到通知或決定”的明確解釋:“專利法實施細則第九條所稱申請人未在其請求遞交日起四個月或六個月內收到相應通知或決定,是指專利局發出相應通知或決定的推定收到日未在規定期限內。”

  對于國際申請的保密審查,修改后的《專利審查指南》與專利合作條約的規定相適應地作出了相關規定:“國際申請不需要保密的,審查員應當按照正常國際階段程序進行處理。國際申請需要保密的,審查員應當自申請日起三個月內發出因國家安全原因不再傳送登記本和檢索本的通知書,通知申請人和國際局該申請將不再作為國際申請處理,終止國際階段程序。申請人收到上述通知的,不得就該申請的內容向外國申請專利。”

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