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一項技術申請兩項專利,雙保險!

[發布時間:2016-11-12 15:23:23]

  發明和實用新型專利常常沒有嚴格的界限,除無固定形態的產品(如藥物配方)、方法、技術只能申請發明專利外,大部分產品可以同時申請發明專利實用新型專利

  《專利法》第9條規定,同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利,先獲得的實用新型專利權尚未終止,且申請人聲明放棄該實用新型專利權的,可以授予發明專利權。 采用雙報的方式申請可以在取得專利授權后再決定采用哪種專利類型來保護技術方案。

  為什么要“同時申請發明和實用新型”

  1同時兼顧發明和實用新型的優點

  實用新型不經過實質審查,故一般在申請日之后大約4-6個月左右就可以快速得到授權。快速授權有利于企業認證、交易、宣傳、及維權等事宜的安排。而發明需要實質審查,審查周期較長;正是由于發明專利經過了實質審查,其穩定性較實用新型專利有很大提高,可以有效保護申請人的發明成果。同時申請發明和實用新型,可以兼顧實用新型的快速授權,以及發明的穩定性。同時申請發明和實用新型的權利是由實用新型專利權與發明專利權無縫銜接而成。其權利的實際保護期限從實用新型授權之日起到發明專利屆滿日(申請日20年后的對應日)結束,使技術的實際保護期限加長。

  2作為申請策略,加強對技術的保護

  發明的創造性判斷標準是具有突出的實質性特點和顯著的進步;而實用性的創造性標準是具有實質性特點和進步。也就是說,實用新型對于創造性的要求要低于發明對創造性的要求。

  對于創造性有待進一步確認的且需要保護期限較長的技術,若只申請實用新型,其保護期限較短。若只申請發明,由于創造性的要求較高,就存在不能授權的風險。此時,申請人可以考慮同時申請發明和實用新型,若后續發明授權,則可以獲得理想的保護效果期限。即使后續發明沒有授權,則還有擁有實用新型專利權。同時申請發明和實用新型,可以避免了單獨申請的風險和弊端。

  同時申請發明和實用新型注意點

  申請時

  首先,兩份申請的申請人完全相同。在具有多個子公司的公司,在申請時一定要注意,申請人欄中填寫是的申請人必須名稱完全相同。

  其次,在發明和實用新型的權利要求書中存在的保護范圍相同的權利要求。也就是說,不一定要求發明和實用新型的權利要求書和說明書一模一樣,也可以有不同,但是必須至少存在一項相同的權利要求。

  再次,在兩份請求書中分別作出說明。也就是說,在請求書中必須勾選(發明第21欄,實用新型第18欄)。若沒有勾選,則兩個專利申請之間無法建立聯系,否則就不是“同時申請發明和實用新型”,后續不能通過放棄實用新型專利權來獲得發明授權,只能選擇修改發明。

  發明答復時

  1、是否只能放棄實用新型專利權以獲得發明授權?答案是否定的。若申請人想獲得兩件專利權,即可選擇修改發明,使得兩者的保護范圍不同,而不用放棄實用新型專利權。

  2、確保實用新型專利權有效

  放棄實用新型專利權以獲得發明授權的前提是,實用新型專利權有效。有過這樣的一個案例,在答復發明時,發現實用新型專利權因未交年費而視為放棄,且已經過了可以恢復權利的期限。在這種情況下,實用新型已經進入公知領域,就只能通過修改發明來獲得發明授權,可能得到授權保護范圍很小,而不利于技術的保護。

  例如,發明申請A的OA1中指出,發明申請A與已經授權的實用新型專利B為同時申請的發明與實用新型,不滿足專利法第9條的規定。申請人指示,放棄實用新型專利B,在OA1答復時,同時遞交了實用新型專利B的放棄聲明。但遞交之后的兩天,又收到了實用新型專利B的繳納年費通知。申請人不理解已經聲明放棄實用新型專利權了,為什么還要求繳納年費呢?

  由于實用新型專利權與發明專利權需無縫銜接,故實用新型專利權必須維持到發明的授權日。由于答復審查意見到發明實際授權還有一段時間,此時還需對實用新型進行維持,故需要正常繳納年費。另外,申請人提出放棄實用新型專利權的聲明,其并非立即沒有生效,而是在發明授權時才生效。

  申請方式選擇

  按照我國目前的專利審查趨勢,發明專利申請的審查周期已從2008年的26個月縮短到2013年的22個月。對于某些技術領域或者要求提前公開的發明專利申請,審查周期可能縮短至一年左右。按此趨勢來看,對于一些技術領域專利審查周期較短或者要求提前公開的發明專利申請,申請其同日的實用新型專利權所能夠延長的保護期限十分有限,而且考慮到實用新型申請/專利權維持所需的費用,專利代理人應盡量告知申請人不同的申請形式各自的優缺點,申請人也應該根據競爭對手和市場等方面的情況來評估自身可能在未來較短時間內出現實用新型專利權的侵權糾紛的可能性,進而慎重的選擇適合自身的專利申請形式。

  重視繳費管理

  專利申請在獲權后,其有效性的維持依賴于專利權人按時向專利局繳納年費。如果未能按時繳納實用新型專利的年費以及滯納金,則可能會導致實用新型專利權的終止,進而導致發明專利難以授權或者在授權后存在被無效掉的風險。專利權人應規范自身的專利管理,制定有關專利權年費的繳納機制,通過自身繳納或者委托專利代理機構繳納年費,并能夠確保及時地獲取專利局發出的各類通知,從而對通知書做出有效而適當的反應,避免遺漏按時繳納費用。對于已在先獲得的實用新型專利權來說,即便同日申請的發明專利申請已經獲得實審審查員的授權保證,專利權人也不要存僥幸心理,應按時繳納實用新型專利權的年費,以免出現發明專利授權公告日之前實用新型專利權因未按時繳費終止的情形。

  慎重對待實用新型的審查意見答復

  申請人在對審查員提出的實質性問題進行答復和申請文件修改時,除了考慮如何進行意見陳述和申請文件修改來使實用新型盡早授權之外,還需要考慮到在實用新型審查過程中做出的意見陳述以及申請文件修改是否存在對同日申請的發明專利權造成不利影響、是否存在放棄有市場價值的技術方案的可能性。而當專利權人在發明專利權的侵權訴訟過程中,也需要注意其同日申請的實用新型專利在授權環節是否存在不利于主張專利權的內容。

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